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成功案例

驰名商标的“手”可以伸得多长?

  驰名商标的“手”可以伸得多长?

  有一种商标在商标领域有着“至高地位”,人们争相求之然得者甚少,或向商标行政机关申请、或在商标异议案件中提出,或在法院诉讼中主张,总之一切都为了那四个金灿灿的大字“驰名商标”。

  对于“驰名商标”,稍微熟悉商标法律的人立马会想到“跨类保护”这四个字。这源于我国《商标法》的规定,“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”也就是说,驰名商标打破了“相同或类似”商品/服务类别这一商标注册使用的天然隔阂,是隔山打牛,扩大保护范围的“神器”。

  然而,驰名商标的跨类保护也并非无懈可击,权利人以驰名商标跨类维权而败诉的案例比比皆是。比如异议人路易威登马利蒂公司主张申请注册在第30类“茶、食用蜂胶(蜂胶)、非医用营养液、非医用营养膏、非医用营养粉、非医用营养胶囊、粗燕麦粉、各种研碎的被蒸熟的小麦(粗面粉)、螺旋藻(非医用营养品)、非医用蜂王浆”等商品上的第4162219号“路易威登”,侵犯了其第18类和25类在先注册的“路易威登”和“LOUIS VUITTON”系列商标。然而商评委却认为,引证商标虽在我国时尚产品领域具有一定知名度,但被异议商标的指定商品与其产品在功能、用途、销售渠道及消费对象等方面差别较大,因此该商标的注册和使用应不会产生误导消费者并损害异议人合法权益的后果。异议人要求认定其引证商标驰名予以扩大保护证据不足,驳回了异议人的异议请求。另外还有类似腾讯公司和奇瑞公司关于“QQ”商标争夺战、“Hennessy”驰名商标跨“砖”类禁止注册、“施华洛世奇”驰名商标跨“美容院”类别禁止注册等知名案例。

  再来看看近日的一例经典的驰名商标胜诉判决,即最高人民法院作出的“YKK”商标异议再审案件判决。2004年3月,浙江省瑞安市力博机车部件有限公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册第3974688号指定类别为12类“汽车、车辆内装饰品”的“YKK”商标。该商标公告后,日本YKK株式会社向商标局提出商标异议申请,认为其在先注册的第97042号和第1190591号在第26类“拉链”上的“YKK”商标为驰名商标,力博公司的“YKK”商标侵害其在先权益,要求禁止注册。结果商评委、法院一审和二审均驳回了YKK株式会社的请求。然而最高人民法院在再审过程中认为,虽然“车辆内装饰品”和“拉链”难以认定为相同或类似商品,但YKK株式会社提供的证据可以证明,拉链可以用于车辆内装饰品,两者属于上下游产品的关系。由于“YKK”属于臆造词,本身显著性较强,在“YKK”商标于“拉链”商品上已经具有很高知名度的情况下,基于“车辆内装饰品”与“拉链”具有上下游产品关系,可以认定两者具有较强的商品关联性,故“YKK”商标可以基于在“拉链”商品上驰名的事实获得在“车辆内装饰品”上的跨类保护。

  从上述案例不难看出,我国在司法实践过程中,对于驰名商标的跨类保护更多的是倾向于给予有限的跨类保护。“有限”主要集中在以下几个方面:

  首先,在先限制

  实践中所主张受到侵害的驰名商标必须在异议商标申请前或者被控侵权标识使用之前就已经达到了“驰名”的程度,这是由驰名商标跨类保护的基本属性所决定的,即对在先权利的保护。

  其次,动态保护限制

  驰名商标不是可以躺在上面的“功劳簿”,如果不好好经营驰名商标,即便在异议商标申请前或者被控侵权标识使用之前达到了一定的知名度,但是在提起异议申请或者起诉的时候本身没有达到驰名的程度,甚至说已经被淡化。此时无论是商评委还是法院,在考量是否给予该商标跨类保护的时候必然会严格进行审查,并且必然会对于是否给相关公众造成混淆和误认进行判断。驰名商标的判断属于“个案判断”。商标是否驰名在实践中一般考虑相关公众对该商标的知晓程度;该商标的商品服务的市场份额、销售区域、利税;该商标使用的持续时间;该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;该商标作为驰名商标受保护的记录;该商标的市场声誉等因素。在“YKK”商标案例中,YKK株式会社就向法院提供了大量证据来作证其驰名,包括在先法院的判决书、审计报告、销售发票、宣传方面等等。

  第三,跨类保护限制

  驰名商标所注册的类别必须与异议商标申请注册的类别或者被控侵权标识所使用在商品服务类别有所关联。此处所谓关联虽然并不要求达到商标侵权判定意义上的构成相近似的程度,但这只“手”依然不能无限制的延伸。在上述“路易威登”案例中,商评委认为第18、25类上的“路易威登”商标与第30类的商标服务在功能、用途、销售渠道及消费对象等方面差别较大,从而驳回了异议人的申请。而在上述“YKK”商标案件中,YKK株式会社通过向法院提供了汽车内饰的定义和概括性分类、走访调查报告、销售给汽车配件厂YKK拉链的等证据,成功证明了汽车内装饰品针对的是普通消费者,消费者常买的车内装饰品上普遍使用拉链,证明了拉链是汽车内装饰品主要的生产辅料,构成关联性,为上下游关系。换个角度,如果驰名商标试图所跨的类别上他人已经在先注册相同的商标,此时驰名商标是否可以跨类禁止他人使用呢?笔者认为不可,因为商标注册制度本身需要遵守诚实信用原则,在他人注册在先,驰名商标驰名在后的情况下,跨类禁止他人使用显然于法无据,也违背了商标制度的本质。

  第四,合理使用限制

  你以为“驰名商标”四个字想用就用吗?《商标法》规定,生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。违反前述规定的,工商行政管理部门有权责令改正并处以罚款。这说明,将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用,用以宣传企业或推销企业经营的商品或服务,则可能就违反了上述规定。但如果仅仅在经营活动中对自己企业商标获得驰名商标认定的情况进行事实性的表述,那么则属于合理使用的范畴。

  第五,被动认定限制

  商标的驰名在法院层面不是主动“判”出来的,权利人不明确主张的话,法院不会主动审查,且法院对于商标驰名的认定仅作为案件事实和判决理由,不写入判决主文。此外,如果是以调解方式审结的,在调解书中对商标驰名的事实也将不予认定。同样的,商评委也只会在决定书中作出驰名商标的事实认定。而如果所主张驰名的商标与异议商标或被控侵权标识所在商品服务类别是相同或近似的话,则法院和商评委根本不会考虑判断商标是否驰名的问题,只有不得不涉及跨类保护的时候,才会对是否驰名进行认定。

  驰名商标制度的设立及沿用至今,本质上是为了保护市场经营者对于品牌持续的投入,鼓励市场经营者创造有价值的大品牌,增强竞争力,最终还是为了维持市场竞争的秩序和相关公众的信赖利益。但是也应该看到,多机构有权认定驰名商标的情况下,对于驰名商标认定的尺度把握还应当进一步的统一,而对于滥用驰名商标“跨类保护”的权利人,也不妨多泼泼冷水,让他们的“手”别伸得太长。否则占了别人的路,别人就无路可走了。



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