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1000万元商标侵权案引发的思考!

  1000万元商标侵权案引发的思考!

  11月18日,北京知识产权法院发布一起典型案例。原告美巢集团股份公司(简称美巢公司)起诉被告北京秀洁新兴建材有限责任公司(简称秀洁公司)侵害注册商标专用权。原告美巢公司系注册使用在“工业用粘合剂、工业用胶”等商品上“墙锢”商标的注册商标专用权人,该商标已具有较高市场知名度。被告未经许可,擅自在其制造、销售的同类商品上突出使用“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”字样,已构成侵权。法院经审理认为,基于双方当事人提交的证据,“墙锢”不属于该行业约定俗成的通用名称,被告秀洁公司将上述文字突出使用于外包装桶的显著位置,字体较大,属于商标意义使用,侵犯了原告美巢公司注册商标专用权。

  作为一名从事IP法律事务的法律工作者,阅读到上述信息后,找了相关的判决报导文章,一寻究竟,可惜全文并未找到。综合寻思半宿,将自己的感悟抒发如下:

  1.袁真富老师的叮嘱应始终环绕在耳旁:律师应当谨慎地提交的商标侵权案件中的关键证据,周全考虑、权衡利弊,在举证前必须始终不忘证据提交的风险评估,这是一项基本的作业程序。例如在本案中,争议焦点之一就是原告的“墙锢”商标是否属于商品的通用名称。虽然笔者还未找到完整的该案判决书,但是从目前有限的报道中,笔者惊奇的发现,被告提交的公证证据竟然被法院作为认定“墙锢”商标为非通用名称的依据(被告的某个公证证据的内容包含了其他经营者在使用“墙锢”时,后面会跟随一段解释性的文字,法院认为这正好证明了“墙锢”并非一个通俗易懂的商品通用名称)。可见,被告的律师在公证该份证据时或在提交该证据时,并未意识和预见到其中的风险,而该风险所导致的不利后果往往可能就是导致一个关键事实的认定结果不利于己方。

  2.商标侵权中妨碍举证制度的适用。在商标侵权案件中,有两大难题始终困扰着权利人,一个是举证难;一个是成本高,赔偿少。尤其是第二点,有许多权利人就是因为考虑到制止侵权成本的因素进而放弃维权。例如最近的一个“华美”月饼商标侵权案件,权利人华美公司起诉被告湘妹公司所使用的三个商标“感恩月”、“礼月传情”、“福贵年年”构成商标侵权,历经二审,最终结果却是以法院判决被告赔偿原告每个案件1.5万元。这结果对于维权人来说,简直就是另一种无形的打击,好在有很多维权人并不看重最终的判赔数额,而在于维权所体现的打击侵权行为的态度本身。同时,作为一个经济高速发展的大国,我国的领导人们也意识到了知识产权保护的重要性和紧迫性,越来越多的有利于知产维权的政策陆续出台。最近,中共中央、国务院最新发布了《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》,在该意见的第九条就是加大知识产权保护力度,着重于提高知识产权侵权成本,提高法定赔偿上限。笔者十分期待在不久的未来,能够看到一起商标侵权的惩罚性赔偿案件的诞生。

  在本案中,原告的侵权赔偿请求的计算依据是根据被告自己对其业绩的陈述合理估算而出。由于被告的营销账簿等关键证据无法由原告获取,法院要求被告依法提供相关账簿并告知其拒不提供的法律后果之后,被告依然不向法院提供相应的账簿,因此,法院根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立”、《商标法》第六十三条“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定……人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”为依据,直接支持了原告合理估算出的被告获利数据作为赔偿数额。

  3.被告是否有二审翻盘的可能?

  从被告的角度来说,在中国法院因商标侵权被判赔1000万元实属难得,是否有机会在二审中进行翻盘呢?本人认为,机会是有的,但是不大。不知广大吃瓜群众是否会将本案联系到另一个案件,新百伦商标侵权案。在新百伦案件中,一审法院判决被告赔偿原告侵权损失9800万元,理由原因与本案极为相似,皆是从计算被告的侵权获益的角度进行计算。但是,在新百伦的二审判决中,法院最终判决被告赔偿原告500万元,而其改判的原因是考量了侵权人的产品利润总额与侵权行为之间的直接因果关系,也就是说,二审法院认为新百伦公司的经营获利不仅仅是完全依靠原告的“百伦”和“新百伦”商标,因而一审法院将被告的侵权获利直接计算为9800万元是不合适的。假如将新百伦案件的二审法院判赔逻辑适用到本案的二审中,被告秀洁新兴公司在侵权商品上也使用了自己的注册商标,那么至少1000万元的赔偿金额是不可能被支持的,肯定要打个折扣。可惜,并不是每个法院都认同新百伦二审法院的思路,毕竟商标法的法条中没有支持新百伦二审法院该计算方式的依据,同时,在逻辑上,新百伦二审法院的观点也经不起推敲,照这样的逻辑,以后每个拥有知名商标的企业都可以大胆的搭配一个他人的注册商标进行使用,顶多被判决赔偿自己获利数额的一个很小的比例,损失也不会很大,这样无疑变向鼓励了商标侵权行为的产生。

  可能翻盘点之二:商品名称抗辩:本案中,根据笔者所掌握的信息,被告律师既提出了被告并没有将涉案商标作为商标使用,同时也主张了涉案商标属于通用商品名称。先假设涉案商标不属于通用商品名称,如果被告果真将涉案商标“墙锢”作为商品名称进行使用,是否会构成商标侵权呢? 根据商标法实施条例第七十六条的规定,在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。因此,将注册商标用作商品名称的行为,依然可以构成商标侵权,但是还必须满足另一个要件,即该行为会误导公众。由于笔者并没有看到原案的判决书,且商品的通用名称与商品名称是存在重大法律区别的,如果一审法院在对被告的商品名称使用抗辩进行评析时没有涵括到误导公众这一要见,那么,在二审中,被告还是有一点希望针对该点进行上诉的。对于是否可能造成公众的误认,笔者下面就以(2016)苏05民终3491号案例(松露巧克力的松露两字被认定为商品名称)为参考,对涉及认定是否对公众造成误认的因素进行列举:

  A.作为商品名称的涉案商标是否是单独使用,还是与其他商标联合使用

  B.是否有突出使用涉案商标的行为,有时候要综合考虑当事人双方的其他产品进行判定,不能纯粹依靠字体大小

  C.产品的包装上是否有商品名称的指示性用语

  D.涉案商标的显著性强弱和知名度高低,是否在相关公众当中建立起唯一、固定的指向性联系

  E.涉案商标作为商品名称在相关行业中的使用情况

  F.商品包装上的来源标志是否清楚、详细

  G.其他

  最后,笔者十分纠结的表示,百分希望看到被告进行上诉,零分希望北京高院像广东省高院一样,将侵权产品的获利与侵权商标按照某个标准进行打折计算,又万分担心其他幺蛾子一样的神判决再次发生,对知识产权维权的权利人和知识产权维权律师们造成又一次的心理创伤。



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